Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Факультет права

Кафедра теории права и сравнительного правоведения

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: «Защита интеллектуальных прав»

Студент группы 25-МПИ

Боброва Тамара Константиновна

Научный руководитель

Д.ю.н., проф. Гаврилов Эдуард Петрович

Дата регистрации: __________________________

Дата защиты: ______________________________

Оценка: __________________________________

Москва – 2013

Содержание

Введение 4

Глава I. Обеспечение судебной защиты. Административно- и уголовно-правовой порядок 7

1. Способы и формы судебной защиты 7
2. Сравнительно-правовой анализ 11
3. Право на судебную защиту в историческом развитии 18
4. Судебная защита в административно- и уголовно-правовом порядке 25

Глава II. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав 34

1. Основные положения гражданско-правовых способах защиты 34
2. Общие гражданско-правовые способы защиты 49
3. Специальные гражданско-правовые способы защиты 52
4. Критерии недобросовестности в практике арбитражных судов 65

Заключение 70

Приложение 1. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных правонарушениях по ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП 73

Приложение 2. Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП 74

Приложение 3. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях по ст. 146, 147, 180 УК РФ 75

Литература 76

Нормативные документы 79

Судебная практика 82

Введение

Гражданское законодательство предоставляет правовую охрану интеллектуальной собственности. Вопрос обеспечения такой охраны является предметом заинтересованности лица, пользующегося интеллектуальными правами. Именно высокой практической значимостью темы объясняется появление множества статей и монографий^[1] в сфере обеспечения прав и законных интересов обладателей исключительных прав.

В работе освещается теоретическая и практическая база института защиты интеллектуальных прав посредством детального описания способов защиты и анализа теоретических разработок в данной области. Делая выводы по ходу повествования, автор руководствуется научно-практическими комментариями, научными статьями и судебной практикой по делам данной категории.

Интеллектуальные права включают в себя исключительные права на объекты, перечисленные в ст. 1225 ГК РФ^[2], а в случаях, прямо указанных в ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). В работе реализована попытка осветить правовые способы защиты всех разновидностей интеллектуальных прав на охраняемые объекты. Между тем, в силу обширности рассматриваемой темы описание упомянутых «иных прав», а также некоторых объектов интеллектуальной собственности в исследовании опущены. Автор руководствовался более научной, нежели законодательной классификацией объектов интеллектуальных прав. Научный подход делит все объекты интеллектуальных прав на три категории: результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные нематериальные объекты, примкнувшие к интеллектуальной собственности. Таким образам, задача осветить все существующие объекты интеллектуальных прав перед автором не поставлена, напротив, упоминание объектов интеллектуальной собственности является сопутствующим при описании возможных способов защиты.

Поскольку рассматриваемая тема обширна и рассредоточена по разным отраслям права, автор счел возможным несколько сузить описание административных и уголовно-правовых способов защиты, при этом более детально остановиться на гражданско-правовом способе защиты, раскрывая его в деталях.

Указанная особенность настоящей работы послужила ключом к его структуре. В первой главе проанализированы общие положения о способах защиты интеллектуальных прав в историческом и сравнительно-правовом ракурсе, а также дан краткий обзор способов защиты, отличных от гражданско-правового. Описанию последнего посвящена вторая часть работы, она же дополнена анализом сформировавшихся на практике критериев недобросовестности участников спорных правоотношений.

Выбранная структура, основой которой служит классификация способов защиты интеллектуальных прав, позволила затронуть правовые способы защиты следующих объектов интеллектуальной собственности: авторские произведения, товарные знаки, патенты, сложные объекты (аудиовизуальные произведения) и некоторые другие объекты. Работа ориентирована на раскрытие способов защиты, имея в виду, что знание способов защиты является основой для охраны любых объектов исключительных прав.

Целью настоящего изложения является анализ судебной практики по данной категории дел на предмет выявления в ней особенностей, которые могут послужить ключом к решению профессиональных задач. Для достижения поставленной цели используются теоретическая база института защиты интеллектуальных прав и обобщение судебной практики, проведен сравнительно-правовой и исторический анализ права на защиту.

Неотъемлемым элементом работы является ряд теоретических обобщений и практических выводов, связанных с правовыми позициями Высшего арбитражного суда РФ. По ходу изложения фиксируются предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере судебной защиты нарушенных интеллектуальных прав.

Глава I. Обеспечение судебной защиты. Административно- и уголовно-правовой порядок.

§ 1.1 Способы и формы судебной защиты

Существующие способы защиты интеллектуальных прав, то есть установленные в законодательстве правовые меры по восстановлению (признанию) нарушенного (оспариваемого) права и оказанию воздействия на нарушителя,^[3] делятся на следующие категории:

1. способы защиты интеллектуальных прав в административно-правовом порядке;
2. способы защиты интеллектуальных прав в уголовно-правовом порядке;
3. гражданско-правовые способы зашиты интеллектуальных прав (общие, применяемые при защите любых гражданских прав, в том числе и интеллектуальных, и специальные, применяемые при защите только интеллектуальных прав).

Из правового смысла понятия «способы защиты» следует, что выбирая тот или иной способ защиты интеллектуальных прав, обладатель исключительного права отвечает на вопрос «Что делать?». Ответ на этот вопрос всегда носит содержательный характер и заключен в материальном праве страны. Этот вопрос всегда решается первым.

Вторым решается вопрос о форме защиты. Указанный вопрос носит процессуальный, а не материальный характер, и отвечает на вопрос «Как делать?». Между тем, ответ на него может содержаться как в материальном, так и в процессуальном праве. Остановимся подробнее на различиях между способами и формами защиты интеллектуальных прав.

Формы защиты интеллектуальных прав, то есть комплексы согласованных мероприятий по их защите нарушенных (оспариваемых) прав^[4], могут быть следующих видов:

1. неюрисдикционные формы защиты интеллектуальных прав, реализуемые без обращения в государственные органы и суды: самозащита, например, усиление степени охраны информации о секрете производства, и меры оперативного воздействия, например, предупреждение нарушителя о недопустимости совершаемых им действий);
2. юрисдикционные формы защиты интеллектуальных прав, реализуемые в общем порядке путем обращения в судебные органы и в специальном порядке путем обращения в уполномоченные административные органы.

Формы и способы защиты могут пересекаться, именно поэтому, важно различать из правовую сущность.

Например, в рамках специального гражданско-правового способа защиты интеллектуальных прав - взыскания компенсации с нарушителя в судебном порядке, суд не может положить в основу решения возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке^[5]. Приведем пример судебной практики, иллюстрирующий указанную ситуацию^[6].

Правообладатель словесного товарного знака обратился в суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, звучащего следующим образом: «С пылу, с жару». Суд отказал заявителю в иске, руководствуясь отсутствием у спорного словесного товарного знака различительной способности, позволяющей индивидуализировать товары и услуги по смыслу ст. 1477 ГК РФ, поскольку данное словосочетание является устойчивым выражением, фразеологизмом.

Решение было поддержано судами апелляционной и кассационной инстанций. Заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора, поданное заявителем в Высший арбитражный суд РФ, было принято судом к рассмотрению и передано коллегией судей в Президиум Высшего арбитражного суда. В определении о передаче дела в Президиум ВАС РФ коллегия судей указала, что суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака «с пылу, с жару», поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке. При этом лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной. Суд может отказать истцу во взыскании компенсации только в случае, если он признает, что действия истца по государственной регистрации товарного знака квалифицируются судом как злоупотребление правом. Поскольку вопрос злоупотребления правом суд не исследовал и отказал истцу на ином основании, то такое решение не может быть признано правомерным исходя из разъяснений, изложенных Высшим арбитражным судом РФ и Верховном судом РФ в Постановлении пленума Верховного суда РФ и пленума Высшего арбитражного суда РФ от 26.03.2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» (далее – постановление пленумов 5/29). Более того, ссылка на возможную квалификацию государственной регистрации товарного знака как злоупотребления правом является достаточным основанием для отказа истцу в ходатайстве о приостановлении производства по судебному делу, касающемуся запрета использования товарного знака, до рассмотрения иностранным судом дела об оспаривании такой регистрации^[7].

В первом из рассмотренных случаев наблюдается столкновение двух юрисдикционных форм защиты нарушенных прав. Специальный гражданско-правовой способ (о взыскании компенсации) и общий гражданско-правовой способ (о признании недействительным акта государственного органа) подлежали использованию в определенной последовательности для достижения желаемого правового эффекта.

Примером, иллюстрирующим столкновение неюрисдикционной формы защиты прав и специального гражданско-правового способа защиты интеллектуальных прав, является судебное дело А56-44999/2008 (ФГУП «ВГТРК» к ООО «ВКонтакте»)^[8], в котором суд рассматривал вопрос необходимости предварительного (досудебного) уведомления нарушителя интеллектуальных прав о допущенных нарушениях, поскольку данное обстоятельство являлось необходимым элементом, позволяющим установить вину нарушителя. В данном примере неюрисдикционная форма защиты права – мера оперативного воздействия - стала предметом внимания спорящих сторон и суда, несмотря на то, что иск был заявлен о взыскании компенсации за незаконное использование прав (специальный гражданско-правовой способ).

Из данного примера следует, что такой неюрисдикционной формой защиты права как мера оперативного воздействия нельзя пренебрегать. Использование этой формы помогает не только установить факт виновности нарушителя, но и может способствовать скорейшему урегулированию спора путем заключения мирового соглашения, поскольку установление факта виновности нарушителя отрицательно сказывается на его правовой позиции.

§ 1.2 Сравнительно-правовой анализ

Сравнительно-правовая характеристика судебной защиты отражает опыт зарубежных стран, накопленный в ходе реализации гражданами организациями права на судебную защиту.

Обратимся к опыту Великобритании. Основы регулирования судебной защиты нарушенных интеллектуальных прав заложены в законе Великобритании об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 г.^[9] (далее в настоящем параграфе - Закон).

Закон состоит из отдельных разделов, посвященных различным институтам права интеллектуальной собственности^[10]. Положения, относящиеся к судебной защите нарушенных интеллектуальных прав, включены практически в каждый из семи разделов закона.

Организуем сравнительно-правовой анализ в соответствии со структурой Закона. Первый раздел нормативно-правового акта посвящен авторскому праву.

Часть VI раздела под общим заголовком «Средства правовой защиты при нарушении»^[11] содержит нормы, касающиеся права на судебную защиту. Особое внимание заслуживает положение, запрещающее взыскивать убытки при отсутствии вины нарушителя (ст. 97 Закона). Российский законодатель тоже ставит возможность взыскания убытков или компенсации в зависимость от наличия вины нарушителя (ст. 401 и ст. 1064 ГК РФ, п. 23 постановления пленумов 5/29). Такое единообразие связано с тем, что взыскание компенсации или убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, наступление которой без вины возможно лишь в исключительных случаях.

Законодатель Великобритании подчеркивает, что надлежащим истцом по делу о нарушении авторского права является обладатель исключительного права (ст. 96 Закона). Аналогичное положение содержится в ст. 1301 ГК РФ. Таким образом, общий перечень субъектов, по требованию которых применяются способы защиты интеллектуальных прав, перечисленные в ст. 1250 ГК РФ (правообладатели, организации по управлению правами на коллективной основе, иные лица), ст. 1301 ГК РФ сужает, что отражается и в подходе законодателя Великобритании.

Особого внимания заслуживает ст. 97А закона, введенная в 2002 г. и посвященная ответственности сервис-провайдера. Закон предусматривает, что в случае, если в деле имеются доказательства уведомления сервис-провайдера о том, что с использованием его ресурсов осуществляется нарушение авторских прав, то суд обладает полномочиями наложить судебный запрет на деятельность сервис-провайдера. В свете участившихся случаев нарушения авторских прав в интернете указанная норма является действенной мерой в деле охраны прав авторов.

В России вопрос ответственности сервис-провайдеров только начинает разрабатываться на уровне судебной практики^[12]. Российское законодательство не содержит аналогов ст. 97А закона Великобритании. Отметим, что в законодательстве США указанный вопрос проработан в таком нормативно-правовом акте как Digital Millennium Copyright Act 1998 г. и предусматривает освобождение от ответственности различных категорий интернет-провайдеров, устанавливая различные условия для каждой из этих категорий^[13]. Именно по такому пути пошла судебная практика на уровне Высшего арбитражного суда РФ.

Существенные различия заключаются и в последствиях признания продукции контрафактной. В соответствии со ст. 99 закона, правообладатель может обратиться в суд с заявлением о передаче ему контрафактных экземпляров. Российское же законодательство предусматривает изъятие из оборота и уничтожение контрафактной продукции без какой бы то ни было компенсации (ст. 1252 ГК РФ). Как отмечается в научно-практических комментариях, ранее действовавшее законодательство РФ предусматривало передачу контрафактных экземпляров в собственность правообладателя по его просьбе, чего нынешнее законодательство не дозволяет^[14].

Передача контрафактных экземпляров по законодательству Великобритании может быть осуществлена с санкции суда, в том числе и путем самостоятельной «выемки» (англ. - seizure) правообладателем контрафактной продукции из мест, доступ к которому посетителей открыт. Такая процедура запрещена в отношении контрафактной продукции, находящейся в закрытых помещениях (ст. 100 Закона).

Для российской практики окажется интересной конструкция защиты так называемых «сопутствующих прав» (ст. 102 Закона). Речь идет о правах автора и правах лицензиата, получившего исключительную лицензию. По закону Великобритании, такие права называются «сопутствующими» (англ. - concurrent rights) и подлежат защите неотделимо друг от друга. Закон указывает, что при рассмотрении дела по иску автора суд не может вынести решение по существу спора, пока в процесс не будет привлечен правообладатель объекта авторского права, на который была выдана исключительная лицензия. Указанное лицо должно выступать соистцом в споре либо, поддержав позицию противоположной стороны, стать соответчиком. В российской практике такой правило не действует, однако, как будет показано в Главе II, непривлечение в судебное заседание третьих лиц может отрицательно сказаться на законности судебного решения.

В том же пункте законодатель расшифровывает мотивы таких требований. Дело в том, что привлечение в процесс лица, обладающего «сопутствующими правами» на спорный объект, не только соответствует принципу процессуальной экономии и помогает быстрее установить все спорные обстоятельства, но и влияет на правильность исчисления взыскиваемой в пользу истца денежной суммы.

В соответствии с Законом, суд, проверяя расчет суммы убытков, принимает во внимание факт взыскания суммы в пользу вновь вступившей в процесс стороны. Тем самым ответчик защищается от возможной «двойной ответственности» - в пользу автора и в пользу лицензиата.

Аналогичные требования к расчету суммы компенсации в российском законодательстве отсутствуют, однако суды, взыскивая с нарушителя сумму компенсации или убытков, принимают во внимание возможность взыскания такой суммы с других нарушителей (подробнее об этом - в Главе II).

Показательным является ст. 116 Закона, в которой идет речь о нарушениях, совершенных юридическим лицом, в пользу одного из своих сотрудников. По такой категории дел сумма компенсации или убытков должна быть взыскана не только с формального нарушителя – юридического лица, но и с неправомерно обогатившегося лица – с сотрудника, к выгоде которого совершено нарушение. Указанная норма сформулирована законодателем на основе судебной практики, которая столкнулась с подобной ситуацией при разрешении спора сторон.

Второй раздел Закона посвящен правам исполнителей. Примечательно, что положения закона довольно часто содержат ссылки на то, какие именно обстоятельства судам следует принимать во внимание в ходе вынесения решений по тем или иным категориям дел. В частности ст. 191J указывает судам на необходимость принимать во внимание «очевидность» (англ. - flagrancy) нарушения, а также доказательства доходов, полученных нарушителем в связи с неправомерным использование результата интеллектуальной деятельности.

Такой подход к установлению процессуальных норм чужд российской практике. Нормативно-правовые акты, устанавливающие материально-правовые нормы, направлены на регулирование деятельности субъектов права. Процессуальные же нормы, направленные на регулирование правил ведения процесса и действий судьи, сосредоточены в процессуальных кодексах – Гражданско-процессуальном и Арбитражно-процессуальном.

Подведем итоги сравнительно-правого анализа судебной защите нарушенных интеллектуальных прав. Материальное право Великобритании и Российской Федерации не содержат принципиальных различий, подходы к регулированию отношений применяются единые. Между тем, используются разные подходы к юридической технике.

Недостатки нормативно-правовых актов, заключающиеся в пробелах в законодательстве, то есть в отсутствии регулирования некоторых аспектов спорных правоотношений, не препятствуют защите нарушенных интеллектуальных прав, поскольку суд ликвидирует пробелы законодательства правоприменительной практикой.

Подходы к регулированию судебного процесса, между тем, несколько разнятся. Российский законодатель устанавливает для суда общие нормы в процессуальных кодексах, практически избегая прямых рекомендаций по ведению процесса применительно к конкретным категориям спора. Такие правила устанавливают лишь Постановления Пленума ВАС и Пленума ВС РФ, являющиеся обязательными для судов. Законодатель Великобритании же стремится к более подробному регулированию поведения суда по тем или иным категориям дел, закрепляя их непосредственно в нормативно-правовых актах.

Законодательство США в сфере защиты нарушенных интеллектуальных прав имеет свои особенности, в том числе процессуальные. Одной из таких особенностей является отсутствие гарантий возмещения судебных издержек^[15]. Законодатель США исходит из того, что возмещение судебных издержек возможно лишь в исключительных случаях, в том числе тогда, когда доводы нарушителя носят бессистемный, «бессмысленных» характер^[16]. Таким образом, в случае «спора о праве» между представителями сторон, что предполагает толкование ими норм и подготовку возражений на доводы контрагента, возможность возмещения судебных издержек исключается.

Риски финансовых потерь могут ожидать истца, возбудившего судебный процесс, стремясь защитить недействительный патент. В случае установления судом факта такого «злоупотребления правом на защиту» истца ожидают не только встречные требования, но и увеличенный размер компенсации, взыскиваемой по таким встречным требованиям.

Подсудность является вторым важным процессуальным нюансом, характерным для США. До 1990 г. иск мог быть предъявлен лишь по месту жительства или месту ведения бизнеса ответчика. Поправки, введенные в действие в 1990 г., позволяют предъявлять иск в том округе, в котором сказываются последствия такого нарушения^[17]. Выбор суда в США имеет принципиальное значение, поскольку от этого зависит благосклонность присяжных заседателей к позиции той или иной стороны, возможность применения в деле тех или иных прецедентов, длительность судебного разбирательства.

Третьей особенностью, выделяемой в литературе, является метод определения размера компенсации. Метод определения компенсации в размере потерянной прибыли не является надежным для истца. Суть метода в том, чтобы определить доход, полученный нарушителем от неправомерной реализации. Неудобство для истца состоит в том, что ответчик может привести ряд доказательств в пользу того, что спорный размер прибыли мог быть им получен и без нарушения прав истца. Если ответчику удастся собрать доказательства в пользу того, что такая возможность у него была, во взыскании суммы компенсации истцу будет отказано. Поскольку до предъявления иска у правообладателя фактически нет возможности повлиять на возможность сбора таких доказательств представителями ответчика, постольку предъявление подобных исковых требований не является гарантией восстановления нарушенных прав.

Альтернативой компенсации размера потерянной прибыли является так называемое «резонное роялти». Сумма компенсации в данном случае эквивалентна сумме, которая могла быть включена в лицензионное соглашение между нарушителем и правообладателем, если бы оно было заключено до начала правонарушения. Такой способ защиты права более перспективен для истца с точки зрения возможности удовлетворения требований, однако, истцу нужно быть готовым к тому, что судом может быть принят контррасчет, предложенный представителем ответчика. Следовательно, представителям истца нужно собрать неопровержимые доказательства в пользу того, что представленный ими расчет соответствует критериям достоверности. Данный подход к расчету суммы компенсации более близок российскому правоприменителю, в отличие от первого, практика применения которого еще не выработана.

§ 1.3 Право на судебную защиту в историческом развитии

Обеспечение права на судебную защиту находится в неразрывной связи с принятием общеобязательных властных актов, регулирующих права и обязанности правообладателей, а также с развитием судебной системы.

Следовательно, нельзя утверждать, что судебная защита нарушенных интеллектуальных прав возникла в начале XVII века вместе с принятием в Великобритании «Статута о монополиях» 1625 г.^[18], установившего, что королевская власть может давать монополию только на патенты. Статут был принят с целью ограничить королевскую власть и был первым властным актом, регулировавшим право на патент. Однако научная и учебная литература не упоминает, что статут перечисляет права патентообладателя, следовательно, понятие судебной защиты нарушенных интеллектуальных прав не может находиться в прямой связи с упомянутым актом.

Некоторые авторы указывают, что существовали и более ранние свидетельства возникновения прав на патент. Например, в научной литературе упоминается, что первый патент на изобретение выдан в 1421 г.^[19]

Защита авторских прав впервые была закреплена в начале XVIII века, когда был издан «Статут королевы Анны» (1710 г.). Данный нормативно-правовой акт содержит положения, близко связанные с правом на судебную защиту. Акт прямо указывает на право автора разрешать копировать произведение в течение определенного периода времени^[20]. Право на защиту интересов в суде статут не упоминает, однако, уже одного перечисления прав автора достаточно, чтобы утверждать, что в случае нарушения такие права подлежали защите.

В дореволюционной России авторское право и его защита развивались по западному образцу^[21]. Исключительное право автора на воспроизведение своих произведений путем печати было закреплено в Уставе Цензурном 1828 г. В 1887 г. в связи с проведением кодификации нормативные положения о правах автора были включены в Свод Законов. В соответствии со Сводом Законов, право автора приравнивалось к праву частной собственности. Передача прав автора издателю порождала те же правовые последствия, что и продажа вещи, а именно, полное прекращение прав автора на произведение.

Конец XIX века в Европе ознаменовал собой начало гармонизации законодательств в области охраны интеллектуальных прав. Речь идет о подписании в 1883 г. Парижской конвенции по охране промышленной собственности^[22] и в 1886 г. Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений^[23], к которым Россия присоединилась только во второй половине XX века.

Закон царской России «Об авторском праве» 1911 г. ознаменовал следующий исторический этап развития законодательства. Этот этап был связан с уменьшением объема прав авторов в пользу прав издателей. В частности, закон ограничивал права автора на защиту своего произведения от искажения. Полное соответствие закона интересам издателей в ущерб интересам авторов привело к тому, что впоследствии исследователи назвали «закабалением авторов издателями-капиталистами»^[24].

Аналогичные тенденции, но уже не в пользу издателей-капиталистов, а в пользу социалистического государства прослеживались в нормативных актах Советского государства. В сущности, речь шла о «национализации авторского права»^[25]. Первые нормативные акты советского государства (1917 г., 1918 г.) делили все произведения на те, которые перешли или не перешли «в национальное достояние». Получение согласия автора на распространение произведения требовалось лишь для последней категории произведений. Использование произведения, не перешедшего в национальное достояние, без согласия автора, признавалось «нарушением государственной монополии»^[26]. Все указанное свидетельствует о том, что исключительное право автора в период с 1917 г. до 1925 г. фактически не охранялось.

Вехой в развитии советского авторского права стало Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 г. «Об основах авторского права»^[27], которое закрепило права автора и предоставило им правовую охрану, что соответствовало новой экономической политики государства. Достижением этого нормативно-правового акта следует считать допущение любой формы объективного выражения творческого произведения. Под объектом авторского права понималось произведение любой формы и назначения. Аналогичные тенденции закреплялись и в «Основах авторского права» 1928 г. Главным достоинством данного этапа развития авторского права считается закрепление за автором права на неприкосновенность произведения и исключительного права, имея в виду, что использование произведения допускалась лишь по договору с автором. Перечень законодательно закрепленных прав автора также дополнился возможностью передавать исключительные права по наследству. В соответствии с п. 19 «Основ авторского права» 1928 г.^[28],  убытки, причиненные нарушением авторского права, подлежали возмещению согласно законодательству союзных республик. Меры гражданско-правовой ответственности были провозглашены основным способом защиты исключительных прав автора.

Многие нормы «Основ авторского права» 1928 г. вошли в Основы граж­данского законодательства и в республиканские граждан­ские кодексы 1964—1965 гг.^[29]

Право автора на получение вознаграждения и право на оплату труда законодательно не зависели друг от друга, однако, судебная практика шла по пути недопущения двойного вознаграждения за выполнение одной и той же работы. Имели место и иные факты, свидетельствующие о том, что «историю советского авторского права нельзя сводить к истории развития законодательства»^[30]. Речь идет о том, что в теории советского авторского права отдельные положения «Основ авторского права» 1928 г. «уже в 30-х годах были призна­ны не отвечающими новому этапу построения социализма»^[31]. Указанное обстоятельство отразилось на судебной практике и привело к фактическому отрицанию исключительных прав автора вплоть до 1990-х г.г.

1992-1993 г.г. связаны с признанием исключительных прав автора в законодательстве и правоприменительной практике. «Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» 1991 г.^[32], Закон «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г.^[33], закрепили указанный подход.

В 2008 г. с введением в действие IV Части ГК РФ^[34], система охраны и защиты интеллектуальных прав, в том числе авторских, обрела четкую структуру. Многие законодательные акты были признаны утратившими силу.

Патентное право первых лет Советской России имело свои особенности, связанные в первую очередь с тем, что изобретения охранялись авторскими свидетельствами, а не патентами^[35]. Обладателю авторского свидетельства исключительное право не предоставлялось, гарантировались лишь личные неимущественные права и право на получение вознаграждения от государства. Впоследствии указанная особенность была устранена, принятое в эпоху нэпа законодательство ориентировалось на западноевропейский образец. В соответствии с «Положением о патентах и изобретениях» 1924 г. патент вновь становится единственной формой охраны изобретательских прав^[36]. Патент мог быть отчужден по усмотрению правообладателя и передан по наследству, однако, государство оставляло за собой право принудительного отчуждения патента в свою пользу и право принудительной лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения. Одним из основных способов защиты прав патентообладателя наряду с уголовным преследованием нарушителя являлось предъявление требований о возмещении убытков. Аналогичный способ защиты исключительных прав предусматривался и в Постановлении ЦИК и СНК СССР "О промышленных образцах (рисунках и моделях)" 1924 г.^[37]

В 1931 г. в связи с окончательным отказом от новой экономической политики патентное законодательство 1924 г. было заменено «Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях» 1931 г.^[38] Это событие ознаменовало возврат авторских свидетельств как основной формы охраны изобретательских прав. Формальная свобода выбора формы охраны между авторским свидетельством и патентом не могла быть практически реализована в связи с тем, что частное предпринимательство было фактически ликвидировано. За изобретателем, получившим авторское свидетельство, закреплялось личное неимущественное право авторства и право на вознаграждение, исчисляемое уполномоченным органом.

Последующие реформы изобретательского законодательства вплоть до начала 90-х годов нельзя считать существенными, поскольку основные начала правового регулирования, заложенные в 1931 г., оставались неизменны. Патентная система в полной мере заменила изобретательское законодательство и авторские свидетельства, как неотъемлемую от него форму охраны прав, лишь в 1992 г., когда в Российской Федерации был принят Патентный закон^[39], закрепивший, что основной формой охраны прав изобретателе является патент.

Переход к рыночной экономике сопровождался реформированием законодательства в 90-х годах. Новый этап развития интеллектуального права традиционно связывают с введением в действие IV части Гражданского кодекса РФ в 2008 г., выстроившей систему норм, направленных на охрану прав в области интеллектуальной собственности.

В настоящий момент законодательство о защите интеллектуальной собственности вновь стоит на пороге реформ, которые связаны с внесением изменений в IV Часть ГК РФ, обновлением всего гражданского законодательства^[40].

§ 1.4 Судебная защита в административно- и уголовно-правовом порядке

Рассмотрим применение административно-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Рассмотрение вопроса об ответственности, отличной от гражданско-правовой, всегда малоинтересно для правообладателя в силу отсутствия возможности материального возмещения вреда. Однако зачастую и мерами административно-правовой ответственности можно добиться желаемого правового эффекта, например, прекращения нарушения права.

Как уже довольно давно было замечено в научной литературе, административные меры во взаимодействии с гражданско-правовыми мерами создают необходимые условия для реализации и защиты субъективных прав правообладателей^[41]. Совместное применение административных и гражданско-правовых мер не только возможно, но и желательно, поскольку каждая мера преследует свою цель: гражданско-правовые меры направлены на восстановление материальных потерь правообладателя, а административно-правовые меры осуществляют превентивную функцию, помогая не допустить повторения нарушения в дальнейшем путем возложения на нарушителя дополнительных имущественных и ограничительных санкций. Возможность совместно применения способов защиты по ГК РФ и по КоАП прямо предусмотрена в ст. 4.7 КоАП.

Нормы об административной ответственности за нарушение интеллектуальных прав содержатся в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях^[42]. Выделим основные составы правонарушений по интересующей нас тематике:

1. нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав (ст. 7.12 КоАП);
2. нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах (ст. 7.28 КоАП);
3. разглашение информации с ограниченным доступом, в частности ноу-хау (ст. 13.14 КоАП);
4. незаконное использование товарного знака (ст. 14.10 КоАП);
5. недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг (ч. 2 ст. 14.33 КоАП).

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел об административных правонарушениях по ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП приведена в Приложении 1 и Приложении 2^[43]. Она демонстрирует не только плавный рост количество судебных дел, но и тот факт, что нередко предположение о совершении правонарушения опровергается в ходе судебных заседаний. Такое имело место в 2007 г., когда разрыв между общим количеством рассмотренных дел и количеством дел, по которым требования были удовлетворены, достиг максимума (Приложение 2).

Дела об административных правонарушениях рассматриваются судьями, начальниками территориальных управлений внутренних дел, руководителями таможенных органов, руководителями антимонопольных органов и иными уполномоченными лицами в соответствии со ст. 23.1 КоАП.

Наказания за совершение административного правонарушения в соответствии с КоАП делятся на основные (административный штраф и дисквалификация) и дополнительные (конфискация).

Анализ статистических данных, приведенных в научной литературе, позволяет сделать вывод об увеличении из года в года количества дел об административных правонарушениях, возбужденных уполномоченными лицами^[44]. Данное обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено прежде всего увеличением фактического оборота продукции, в которой выражаются те или иные объекты интеллектуальной собственности.

Рассматривая практику применения ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав), можно сделать вывод, что торговля контрафактными DVD-дисками является довольно распространенным фактическим обстоятельством, на основании которого возбуждаются дела об административных правонарушениях по указанной статье.

По делам указанной категории суд исследует:

- наличие на упаковках и дисках наименований лицензиатов и номеров лицензий^[45] ;

- факт продажи контрафактной продукции: заключение сделки при розничной торговле подтверждается товарным или кассовым чеком^[46] ;

- соответствие сведений о номере лицензии на диске и сведениям на его упаковке^[47] ;

- наличие в материалах дела доказательств нарушения чьих-либо авторских или смежных прав^[48]. 

Наличие значительного числа судебных дел в данной области является одним из признаков недостаточности нормативно-правового регулирования этой сферы.

Совершенствование правового регулирования в этой сфере видится в возложении на правообладателей риска непринятия мер, направленных на защиту своих субъективных прав. Речь в данном случае идет, к примеру, о сокращении сроков исковой давности по делам о взыскании убытков или компенсации, в установлении обязательного досудебного порядка урегулирования спора. На наш взгляд, если риск непринятия мер, направленных на защиту субъективных прав, будет возложен на правообладателя, то активность правообладателей будет существенно пресекать возможности нарушителей осуществлять действия, которые формируют состав административно-правового нарушения. В конечном итоге именно интересы правообладателей оказываются в большей степени затронутыми в результате осуществления противоправных действий.

Используя административно-правовой способ защиты, правообладатель правомочен обратиться с заявлением, указывающим на наличие события административного правонарушения, к должностному лицу, уполномоченному составлять протокол об административном правонарушении (ст. 28.1 КоАП).

Таким лицом является:

- по делам о нарушении авторских и смежных прав - уполномоченный сотрудник ОВД либо таможенных органов;

- по делам о нарушении патентных прав – должностное лицо ОВД;

- по делам о нарушении прав на ноу-хау, охраняемого в режиме коммерческой тайны, - должностное лицо ОВД;

- по делам о нарушении прав на средства индивидуализации – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, должностные лица ОВД и таможенных органов.

Следует учитывать, что подача правообладателем заявления о наличии события административно-правого нарушения фактически приводит к тому, что мирное урегулирование спора становится для нарушителя неэффективным. Подобный случай стал предметом рассмотрения Высшего арбитражного суда РФ^[49]. Письменное соглашение между правообладателем и нарушителем об урегулировании взаимных претензий, достигнутое после того, как административное правонарушение считалось оконченным, не имеет значения для установления события административного правонарушения. Таким образом, мирное урегулирование возникшего спора не стало препятствием для привлечения нарушителя к административной ответственности. Очевидно, что нарушитель, который принял к сведению наличие подобной судебной практики, не сочтет целесообразным для себя решать спор мирным путем и заключать с правообладателем лицензионное соглашение после того, как последний подал заявление, указывающее на событие административного правонарушения, в уполномоченный орган. Следовательно, правообладателю целесообразно выявить возможность мирного урегулирования спора еще до подачи такого заявления.

Административно-правовой способ защиты интеллектуальных прав можно считать незаменимым способом воздействия на правонарушителя, поскольку административный процесс построен на соблюдении строго установленных в законодательстве сроков рассмотрения дел.

Уголовный кодекс Российской Федерации^[50] позволяет защищать следующие объекты интеллектуальной собственности:

- авторские и смежные права (ст. 146 УК РФ);

- изобретательские и патентные права (ст. 147 УК РФ);

- права на средства индивидуализации (ст. 180 УК РФ).

Кроме того УК РФ предусматривает защиту от недобросовестной конкуренции (ст. 182 УК РФ).

Изучение уголовно-правого способа защиты интеллектуальных прав не может считаться полным без учета разъяснений Верховного суда РФ о практике применения некоторых положений законодательства, поскольку упомянутые разъяснения содержат положения, относящиеся к защите интеллектуальных прав.

Интерес представляет постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о контрабанде»^[51], в котором разъяснено, что предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ может быть рукопись научной статьи, полезная модель, промышленный образец.

Защищая права на интеллектуальную собственность в уголовно-правовом порядке, заявитель имеет право обратиться с заявлением о преступлении в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством (ст. 141 УПК РФ^[52] ).

Объективная сторона преступления по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) может выражаться в присвоении авторства, незаконном использовании объектов авторского права, организации мероприятий, направленных на сбыт контрафактной продукции. Присвоение авторства может быть квалифицировано в действиях по изданию произведения, созданного совместно с другими авторами, без указаний фамилий соавторов^[53]. Доказыванию по данной категории дел подлежит факт причинения крупного ущерба. Если причинение крупного ущерба не будет доказано, то ответственность может наступать лишь применительно к ст. 7.12 КоАП. В понятие крупного ущерба может быть включен как моральный, так и имущественный ущерб. Объективным критерием оценки имущественного вреда является неполученный доход от реализации объектов права. Цель сбыта подлежит доказыванию путем указания на место хранения контрафактной продукции (например, на торговых складах), а также на кратное количество экземпляров контрафактной продукции.

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ) может выражаться в незаконном использовании объекта права (без согласия, без уплаты вознаграждения, во внедоговорных целях), разглашении сущности изобретения (в СМИ, на конференции), присвоении авторства и в принуждении к соавторству (насильственное получение согласия на признание лиц, не внесших творческого вклада, соавторами).

Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания (ст. 180 УК РФ) выражается, в том числе, в размещении спорного изображения не только на товарах и этикетках, но и на документации, а также в сети интернет. Предметом доказывания по данной категории дел является также причинение крупного ущерба правообладателю.

Уголовно-правовой способ защиты прав призван охранять публичные интересы. Такой способ защиты не обеспечивает лицу, чьи интеллектуальные права нарушены, материального возмещения утраченного, за исключением случаев предъявления гражданского иска после возбуждения уголовного дела (ст. 44 УПК РФ) и конфискации имущества (ст. 104.3 УК РФ).

Как было сказано выше, применение одновременно административно-правового и гражданско-правового способа защита не исключается. Возможность же одновременного применения КоАП и УК РФ ограничена, поскольку задачами законодательства об административных правонарушениях и уголовного законодательства является охрана одного и того же объекта - общественного порядка и общественной безопасности (ст. 2 УК РФ и ст. 1.2 КоАП).

Выбор между административно-правовым и уголовно-правовым способом защиты не принадлежит правообладателю. Правонарушитель может отвечать по КоАП или по УК РФ в зависимости от того, содержат ли его действия (бездействия) уголовно-наказуемое деяние или деяние, за которое наступает административная ответственность. По общему правилу, если действие (бездействие) содержит одновременно уголовно-наказуемое деяние и деяние, за совершение которого наступает ответственность по КоАП, то применению подлежат только нормы УК РФ. Законодатель выражает такое правило следующей формулировкой статей КоАП (для примера используется формулировка ст. 13.14 КоАП): «Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей влечет…». Таким образом, двойная ответственность за одно и то же деяние по нормам УК РФ и КоАП исключается.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 146, 147, 180 УК РФ приведена в Приложении № 3^[54]. Она демонстрирует неуклонный рост количества судебных дел, связанных с нарушением интеллектуальных прав.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, может быть реализовано посредствам гражданско-правового способа защиты прав. Рассмотрим его подробнее. Особый интерес для нас представят юрисдикционные формы защиты, осуществляемые с помощью судов.

Глава II. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав

§ 2.1 Основные положения гражданско-правовых способах защиты

Защита нарушенных интеллектуальных прав в судебном порядке с применением гражданско-правовых способов помогает правообладателям получить материальное возмещение от нарушения, а также прекратить и предотвратить нарушение прав.

Право на защиту предоставляется любому лицу, осуществляющему свои субъективные права. Между тем нередки случаи, когда исключительное право на один и то же объект принадлежит нескольким лицам, например, в результате наследования. Исходя из общего принципа защиты гражданских прав, заключающегося в предоставлении права на защиту любому обладателю субъективного права, можно утверждать, что процессуальное соучастие на стороне истца в данном случае необязательно. Даже если согласие относительно необходимости защиты прав между наследниками недостигнуто, то любой из них может обращаться с самостоятельным иском. В таком случае один из наследников будет осуществлять защиту только своей доли в исключительном праве^[55]. Возмещение убытков и выплата компенсации в этом случае должны исчисляться пропорционально доли в исключительном праве на спорный объект.

Бремя правильного определения лиц, участвующих в деле, лежит на истце. Именно он несет риск непринятия мер по привлечению в процесс того или иного лица, несмотря на возможность суда по собственной инициативе привлечь в процесс лиц, чьи права могут быть затронуты принятым по делу судебным актом, в порядке ст. 51 АПК РФ. Между тем, как будет показано далее, правильное определение круга субъектов является залогом положительного судебного решения.

В научно-практическом комментарии под редакцией д.ю.н. В.Н. Лопатина^[56] приводится пять категорий таких субъектов: 1) истец (заявитель, правообладатель); 2) организации по управлению правами на коллективной основе; 3) нарушитель интеллектуальных прав; 4) федеральный орган исполнительной власти, решения которого оспариваются; 5) суд и арбитражный суд.

Содержание Постановления Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 9916/11 от 06.12.2011 г.^[57] позволяет утверждать, что приведенный выше перечень субъектов не является исчерпывающим. Более того, отказ суда привлечь к участию в деле определенного субъекта может послужить основанием для направления судебного дела в суд первой инстанции для повторного рассмотрения дела, в связи с неполным исследованием обстоятельств дела.

Содержание указанного Постановления ставит проблемный вопрос об определении круга субъектов защиты интеллектуальных прав в судебном порядке.

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о запрете предлагать к продаже продукцию, в которой использована полезная модель по патенту, принадлежащему истцу (далее – патент Истца). Ответчик иск не признал, указав, что в предлагаемой им к продаже продукции использована полезная модель по иному патенту. Суд первой инстанции исследовал представленное в материалы дело заключение эксперта и установил, что в реализуемой ответчиком продукции использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, содержащейся в патенте Истца. На основании норм гражданского законодательства об исключительном праве на полезные модели, а также общей норме о защите нарушенных исключительных прав (ст. 1358 ГК РФ, ст. 1252 ГК РФ^[58] ) суд вынес решение об удовлетворении иска в полном объеме.

В суд апелляционной инстанции поступила жалоба лица, не привлеченного к участию в судебном деле. Заявитель жалобы указал, что он является обладателем патента на полезную модель, которая использовалась в товаре, предлагаемом к продаже ответчиком. В жалобе заявитель просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Из пояснений данного лица следовало, что фактически оно поддерживает правовую позицию ответчика по спорному вопросу. Ответчик предлагал товары к продаже на основании договора комиссии, заключенного с заявителем жалобы.

Помимо жалобы правообладателя полезной модели, которая была использована в товаре, предлагаемом к продаже ответчиком, в суд апелляционной инстанции поступила и жалоба самого ответчика, который привел в своей жалобе доводы, аналогичные изложенным патентообладателем.

Суд прекратил производство по апелляционной жалобе патентообладателя, жалобу ответчика удовлетворил в полном объеме и вынес новое решение об отказе в иске.

Президиум Высшего арбитражного суда РФ при направлении дела на новое рассмотрение обратил внимание судов нижестоящих инстанций, что не привлечение к судебному разбирательству обладателя патента на полезную модель, использованную ответчиком в товаре, предлагаемом к продаже, привело к неполному выяснению обстоятельств судебного дела. Данный тезис основан на том, что поскольку, согласно позиции, изложенной в информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда РФ^[59], наличие двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, не свидетельствует о том, что патент с более ранней датой приоритета нарушается, постольку обстоятельства дела не могут считаться полностью исследованными. Такое правило действует до тех пор, пока патент с более поздней датой приоритета не будет оспорен в установленном порядке.

Приведенная выше судебная практика показывает, что круг лиц, участвующих в деле о защите нарушенных интеллектуальных прав, едва ли можно назвать исчерпывающим. Непривлечение к участию в судебном деле некоторых лиц, пусть даже не заявляющих самостоятельных требований по поводу предмета спора, может послужить основанием для вывода о неполном исследовании обстоятельств дела.

Тема столкновения патентных прав постоянно обсуждается в литературе, позиция судов, в том числе ВАС РФ, по этому вопросу неоднократно вызывала критику со стороны специалистов в области интеллектуальных прав^[60].

Дискуссия сводится к тому, необходимо ли суду исследовать вопрос зависимости изобретений всякий раз в случае спора между правообладателями изобретений по поводу неправомерного их использования, а также о том, как должен защищать свое право владелец зависимого изобретения, который не может использовать свое изобретение в силу зависимости от основного. Ряд специалистов утверждают, что вопрос зависимости должен быть исследован судом всякий раз, а право использования должно защищаться путем предъявления иска о предоставлении принудительной лицензии в порядке ч.2 ст. 1362 ГК РФ^[61]. Другие исследователи, а вместе с ними и ВАС РФ утверждают, что для суда нет необходимости исследовать вопрос зависимости изобретений. А если это так, то разрешение спора о неправомерном использовании изобретений должно быть организовано с учетом возможности истца признать патент на изобретение ответчика недействительным в порядке предъявления отдельного иска^[62].

С точки зрения материального права, первый подход представляется наиболее правильным. Зависимость изобретения – это существенное обстоятельство для указанной категории споров. Правильное выяснение обстоятельств, связанных с зависимостью изобретений, помогает выявить действительную волю спорящих сторон и правильно разрешить конфликт с учетом многообразия способов защиты, предоставленных IV Частью ГК РФ.

Что же до процессуальной стороны вопроса, нельзя не отметить пассивную роль суда в арбитражном и гражданском процессах, построенных на принципе состязательности. Суд выносит решение по заявленным истцом требованиям (196 ГПК РФ), лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий (9 АПК РФ). Таким образом, бремя доказывания зависимости или независимости изобретения возлагается на сторону, которая заинтересована в установлении таких обстоятельств. На суд не возложена обязанность исследования обстоятельств, на которые не ссылаются стороны, если такие обстоятельства могут иметь место лишь с некоторой долей вероятности, и рассматривает дело в соответствии с доводами, приводимыми сторонами.

Надлежащий способ защиты нарушенных интеллектуальных прав – другой важный вопрос, разрешаемый при подготовке исковых заявлений.

Общий, но не исчерпывающий перечень способов защиты исключительных прав отражен в ст. 1252 ГК РФ. В литературе отмечается, что суть нарушения исключительного права сводится к бездоговорному использованию объектов исключительных прав, что представляет собой деликт^[63]. Из сказанного следует, что к отношениям по нарушению исключительных прав применяются положения об обязательствах вследствие причинения вреда (гл. 59 ГК РФ), а также об ответственности за нарушение обязательств, в том числе внедоговорных (гл. 25 ГК РФ). Такой подход позволяет разрешить проблему отсутствия в ГК РФ общих правил наступления ответственности за нарушение абсолютных прав на нематериальные объекты^[64].

Первые три подпункта п. 1 ст. 1252 ГК РФ перечисляет общие способы защиты, однако, их конструкция «менее совершенна»^[65], чем положения ст. 12 ГК РФ, из которой они заимствованы.

Подпункт 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ предоставляет правообладателю такой способ защиты исключительного права как его признание. Требование о признании может быть заявлено также в отношении личного неимущественного права (ст. 1251 ГК РФ). Возможность требования пресечения действий, нарушающих исключительное право, предусмотрено в подпункте 2 п. 1 ст. 1251 ГК РФ. Это требование может быть заявлено и в отношении личных неимущественных прав (ст. 1251 ГК РФ).

Подпункт 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ позволяет взыскивать убытки в случае бездоговорного использования объекта права нарушителем, а также в случае нарушения исключительного права «иным образом». В силу наименования статьи 1252 ГК РФ, ее положения не могут быть применены при защите относительных прав, вытекающих из договора. Статья посвящена «защите исключительных прав», следовательно, «в этом пункте вопросы возмещения убытков за нарушение договорных обязательств не затрагиваются»^[66].

Подпункт 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ регулирует вопросы изъятии материального носителя и ошибочно делает отсылку к п. 5 той же статьи. В действительности речь идет о п. 4, который также освещает вопросы, связанные с материальными носителями или, как будет более точно, с «контрафактными экземплярами»^[67]. Контрафактные экземпляры могут быть двух видов: в первом случае экземпляр становится контрафактным в силу его создания, во втором случае – в силу его использования, приведшего к нарушению исключительных прав, но не каких-либо иных интеллектуальных прав (личные неимущественные, право на вознаграждение)^[68].

О правовой природе мер, применяемых к конфискуемым материальным носителям, а также к оборудованию, предназначенному для совершения нарушения исключительных прав, специалисты высказываются по-разному. А.Л. Маковский относит такие меры к гражданско-правовым санкциям, применяемых судом по инициативе истца и представляющих собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (применительно к материальным носителям), и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (применительно к оборудованию)^[69].

Между тем, Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко обращают внимание на два факта. Во-первых, п. 4 ст. 1252 ГК РФ не ссылается на то, что изъятие из оборота контрафактных материалов и их уничтожение происходят по требованию владельца исключительных прав. Во-вторых, указывает, что такие меры «подлежат» применению, т.е. суд выносит решение об применении мер по изъятию и уничтожению по своей инициативе, выходя за пределы заявленных исковых требований. Все указанное свидетельствует о том, что данные меры не являются по своей природе гражданско-правовыми^[70].

Мы склонны согласиться с последним подходом, поскольку он основан на буквальном толковании закона. Между тем нельзя не обратить внимания на приводимым А.Л. Маковским замечаниям, о том, что меры по изъятию и уничтожению контрафактных экземпляров и оборудования по своему внутреннему содержанию родственны нормам п. 2 ст. 222 ГК РФ (снос самовольной постройки, восстановление положения, существовавшего до нарушения права) и ст. 304 ГК РФ (негаторные требования к третьим лицам, пресечение действий, нарушающих право). Однако, при внимательном прочтении ст. 222 ГК РФ находим в ней ту же самую формулировку – «подлежит сносу», что свидетельствует о не гражданско-правовом характере санкций. Что же до ст. 304 ГК РФ, то негаторный иск всегда заявляется владеющим собственником к третьим лицам, т.е. суд принимает меры по требованию собственника, а не по своей инициативе.

Публикация решения суда о допущенных нарушениях (подпункт 5 ч.1 ст. 1252 ГК РФ) – мера, применение которой возможно только в случае нарушения исключительного права, при этом наличие вины судом не оценивается и доказыванию не подлежит (п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Данная мера не применяется при нарушении права на вознаграждение, поскольку последнее не является исключительным^[71].

Большое внимание в литературе уделяется такому способу защиты права как выплата компенсации, которую еще называют «альтернативной компенсацией»^[72], имея в виду нормы, позволяющие требовать ее выплаты только вместо возмещения убытков.

Исследование правовой природы компенсации имеет практическую необходимость, в частности для того, чтобы понять, каким общим нормам подчинено ее регулирование. В этом вопросе среди правоведов также нет единства. Одни исследователи полагают, что это отдельный вид гражданско-правовой ответственности, который входит в одну группу с компенсацией морального вреда, поскольку зависит от судейского усмотрения^[73]. Отнесение компенсации к отдельному виду гражданско-правовой ответственности приводит А.Л. Маковского к выводу о том, что к компенсации не могут быть применены специальные нормы об иных видах гражданско-правовой ответственности, например, о снижении неустойки. Важным замечанием также служит тезис о том, что компенсация «в определенной мере зависима от причиненных убытков, вместо которых она взыскивается», «основания для присуждения компенсации сводятся к минимуму, если доказано, что убытки от нарушения исключительного права вообще отсутствуют»^[74].

Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко между тем полагают, что эти два вида компенсации «не имеют ничего общего», поскольку компенсация за нарушение исключительных прав является «компенсацией за имущественный вред»^[75].

На наш взгляд оба тезиса справедливы, однако, относительно первого из них нельзя не отметить следующее: методы доказывания размера компенсации морального вреда и размера компенсации за нарушение исключительных прав различны, их объединяет лишь «судейское усмотрение» при вынесении окончательного решения. При этом «судейское усмотрение» исключается вовсе для требований о взыскании компенсации «в двукратном размере стоимости». Что же до зависимости компенсации от факта наступления убытков, то этот тезис входит в некоторое противоречие с положениями пункта 3 ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которым компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, то есть независимо от факта наступления убытков.

Особенности применения норм о выплате компенсации подробно исследованы Э.П. Гавриловым в статье, вышедшей в свет в связи с окончанием длительного судебного спора по поводу неправомерного использования изображения, сходного до степени смешения с комбинированным товарным знаком, размещенным на упаковке шоколада «Аленка»^[76]. Автор статьи делает ряд полезных для практики выводов на основе судебных актов по данному спору:

1. норма о выплате компенсации в размере двойной стоимости контрафактных товаров должна быть применена судом и в случае, если имеет место неправомерное использование изображения, не тождественного, но сходного до степени смешения с товарным знаком истца;
2. выбор вида компенсации зависит только от усмотрения истца, суд не вправе изменять вид компенсации по собственному усмотрению;
3. поскольку определение компенсации, взыскиваемой в размере от 10 т.р. до 5 млн.р., должно происходить с учетом вины нарушителя (постановление Пленумов 5/29^[77] ), то взыскание максимального размера компенсации (5 млн.р.) при недоказанности умысла неправомерно;
4. изменение законодательства в области правил взыскания компенсации в течение периода совершения правонарушения не дает оснований удваивать размер такой компенсации;
5. суд вправе по требованию истца применить к одному периоду правонарушения один вид компенсации, а к другому периоду правонарушения – другой вид компенсации;
6. истец не вправе требовать за один период правонарушения взыскание компенсации, а за другой период правонарушения – взыскание убытков;
7. если истец требует выплаты компенсации, то понесенные им убытки не взыскиваются сверх компенсации;
8. требование разумности и справедливости при определении размера компенсации подлежит применению судом и в случае, когда заявлены требования о выплате компенсации в размере двойной стоимости товаров.

Обоснованные опасения высказываются в литературе относительно установленного в законодательстве минимального размера компенсации, определяемой по усмотрению суда, - 10 000 р. На практике нередки случаи, когда с нарушителя взыскивается компенсация, размер которой не соответствует принципу гражданского законодательства - обеспечению восстановления нарушенных прав (ст. 1 ГК РФ)^[78].

Используя требования о выплате компенсации как способ защиты нарушенных интеллектуальных нельзя не учитывать, что этот способ применим лишь для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности и не может быть использован при наличии договора между сторонами. Между тем, в П.В. Крашенинников высказывает иное мнение^[79]. Более подробно об этом будет сказано в последующем параграфе.

Незнание этих базовых правил сторонами гражданского процесса и не учет их судом приводит к вынесению незаконных судебных решений. В подтверждение сказанного приведем пример из практики Верховного суда РФ^[80].

Истец обратился с иском о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, указав, что ответчик использует созданные им хореографические произведения после того, как истец направил в Российское авторское общество (далее - РАО) уведомление о запрете ответчику исполнять созданные им хореографические произведения. Суд первой инстанции иск удовлетворил, суд кассационной инстанции подтвердил законность вынесенного решение (определение вынесено до внесения поправок в ГПК РФ в части правил производства в суде апелляционной инстанции для судов общей юрисдикции). Суды первых двух инстанций руководствовались тем, что истец, реализуя право автора на отзыв, то есть право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения, запретил ответчику использовать созданные им сложные объекты, а именно хореографические произведения.

Верховный суд РФ в Определении указал, что хореографические произведения не могут быть квалифицированы как сложные объекты, однако, могут входить в состав сложных объектов. Поскольку абзац 2 ст. 1269 ГК РФ предусматривает ограничение права автора на отзыв своего произведения, если оно входит в состав сложного объекта, постольку вывод судов о нарушениях, допущенных ответчиком, не основаны на нормах действующего права. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежало выяснить, во-первых, кто является обладателем исключительных прав на спорные хореографические произведения – истец или ответчик (произведения создавались при осуществлении трудовых обязанностей), и во-вторых, если правообладателем действительно является истец, мог ли он воспользоваться правом на отзыв, предусмотренным ст. 1269 ГК РФ (либо его право ограничено абзацем 2 ст. 1269 ГК РФ).

Предположение истца о том, что созданное им хореографическое произведение является сложным объектом, прямо противоречит ст. 1240 и ст. 1259 ГК РФ. Если хореографические произведения использовались в театрально-зрелищном произведении, то именно последнее и является сложным объектом. Согласно ст. 1240 ГК, лицо, организовавшее создание театрально-зрелищного представления, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (в том числе хореографическое произведение), приобретает право использования данного результата на основании договоров об отчуждении исключительного права или на основании лицензионных договоров.

Из материалов дела следует, что истец – физическое лицо – ранее работал в организации ответчика и создавал для него хореографические произведения. Таким образом, в силу ст. 1295 ГК РФ, произведения являлись служебными, исключительные права на них могли принадлежать как работодателю, так и автору, в зависимости от обстоятельств дела. Вопрос принадлежности исключительного права должен быть исследован судом в первую очередь.

Наличие между сторонами договорных отношений является достаточным основанием для исключения компенсации, как способа защиты нарушенных интеллектуальных прав, из перечня возможных средств правовой защиты.

Заявление ответчика об отсутствии у истца права на иск – это еще один способ избежать наступления гражданско-правовой ответственности. На практике распространены случаи обращения в суд с исковыми требованиями лица, который уже передал свои исключительные права на спорное произведение третьим лицам. Такая ситуация может быть обусловлена недобросовестностью истца, который знал о передаче прав третьему лицу, но надеялся, что доказательства этого не будут исследоваться в судебном заседании, имея намерение ввести суд в заблуждение. Другой случай отсутствия у истца исключительных прав может быть связан с тем, что передача исключительных прав состоялась настолько давно, что истец просто добросовестно заблуждался, утверждая, что исключительно права принадлежит ему. Такой случай имел место в судебном деле № А40-81008/11^[81], в котором истец знал о том, что его авторские произведения включены составной частью в сложно аудиовизуальное произведение, но добросовестно полагал, что его исключительные права производителю сложного произведения не передавались.

Пункт 6 ст. 1252 ГК РФ рассматривает случаи «столкновения» средств индивидуализации. Сфера применения данного пункта ограничена положениями самой нормы (тождественность, введение в заблуждение), а также следующими двумя прямо не указанными обстоятельствами, на которые обращается внимание в литературе: 1) речь идет о столкновении двух разных средств индивидуализации, упомянутых в пункте 6; 2) указанные средства индивидуализации принадлежат разным лицам^[82]. Диспозиция нормы позволяет требовать полного или частичного запрета на использование средства индивидуализации. При этом применительно к фирменному наименованию полный запрет должен повлечь внесение изменений в учредительные документы. Касательно упомянутого ГК РФ частичного запрета использования коммерческого обозначения по территориальному признаку следует отметить, что в литературе высказываются обоснованные сомнения в конституционности таких положений, поскольку указанные положения вступают в противоречие с конституционными нормами о единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров и услуг^[83].

Пункт 7 ст. 1252 ГК РФ допускает возможность двойной защиты – с помощью гражданско-правовых способов защиты, а также посредствам обращения к антимонопольному законодательству в случае, если действия нарушителя могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция^[84].

§ 2.2 Общие гражданско-правовые способы защиты

В судебной практике среди гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных прав доминируют специальные способы зашиты, в частности, в авторском праве распространены иски о взыскании компенсации за бездоговорное использование результатов интеллектуальной деятельности. Рассмотрение подобных способов относится к следующему параграфу нашей работы. В настоящей же части обратимся к общим способам защиты интеллектуальных прав, в частности, к нормам о неосновательном обогащении.

Приведем пример судебного дела по кондикционному иску^[85]. Рассмотренный ниже случай интересен именно тем, что для правильного рассмотрения дела суду надлежало определить, является ли способ защиты, выбранный истцом, надлежащим: в исковом заявлении речь шла о взыскании неосновательного обогащения.

Фабула дела заключалась в том, что между сторонами был заключен лицензионный договор, в соответствии с условиями которого лицензиат (ответчик) обязался перечислять лицензиару (истцу) вознаграждение в размере 70% от валовых поступлений от использования предмета договора. Договор был расторгнут истцом в одностороннем порядке на основании положений заключенного договора. После расторжения договора в одностороннем порядке ответчик получил от своего контрагента вознаграждение за использование произведения, однако, не перечислил истцу 70% от указанных поступлений. Истец обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Суд первой инстанции, не полностью исследовав материалы дела, отказал в иске на том основании, что взыскиваемая истцом сумма получена ответчиком в период действия договора. Если это так, то истцом выбран ненадлежащий способ защиты своих прав, ему следовало заявить иск о взыскании суммы денежных средств, причитающихся ему по договору.

Суд апелляционной инстанции, подробно исследовав материалы дела, пришел к выводу о правомерности заявленных требований и взыскал с ответчика сумму неосновательного обогащения. При этом суд отметил, что норма п. 4 статьи 1237 ГК РФ о праве лицензиара требовать возмещения убытков при одностороннем отказе от лицензионного договора (то есть использовать иной способ защиты) в данном случае применена быть не может, поскольку указанная норма вступила в силу 01.01.2008, а договор был расторгнут 24.12.2007.

Указанное судебное дело является примером того, как можно использовать нормы об общих способах защиты интеллектуальных прав. Использование таких способов заведомо выигрышно для истца, поскольку, например, нормы о взыскании неосновательного обогащения вступили в силу с 01.03.1996 г.^[86], то есть сравнительно давно. Следовательно, применяя данные нормы к правоотношениям, возникшим в недалеком прошлом (после 01.03.1996 г.), суд уже не исследует вопрос надлежащего источника права для спорных отношений, возникших до или после 01.01.2008 г. – даты, когда вступили в силу нормы четвертой части Гражданского Кодекса. А ведь это вопрос, к которому суд вынужден обращаться всякий раз, рассматривая иски на основании норм, содержащихся в части четвертой Гражданского Кодекса РФ.

Эксперты полагают, что использование кондикционного иска возможно и в том случае, когда неосновательное обогащение является следствием передачи какой-либо информации, в частности ноу-хау^[87]. Основанием кондикционного иска, по мнению Д.В. Новака, в данном случае является «сбережение той суммы средств», которая должна была быть уплачена нарушителем при законном режиме использования исключительного права истца. При этом докладчик делает оговорку, в соответствии с которой, нормы о неосновательном обогащении должны применяться к спорным правоотношениям субсидиарно к специальным нормам о защите нарушенных интеллектуальных прав, что следует из ст. 1103 ГК РФ.

Распространенным способом защиты нарушенных интеллектуальных прав является взыскание убытков. Выбор такого способа защиты права при бездоговорном использовании может быть обусловлен отсутствием возможности потребовать выплаты компенсации (поскольку такое право предоставлено правообладателю лишь для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности) либо тем, что расчет цены иска оказывается более выгодным, если предметом исковых требований указать взыскание убытков, а не выплату компенсации.

Судебная практика показывает, какой подход к расчету убытков чаще всего используют правообладатели для достижения максимального экономического эффекта от процедуры восстановления нарушенных прав.

Одним из подходов является расчет убытков как неполученного истцом дохода по возможному лицензионному соглашению^[88].

§ 2.3 Специальные гражданско-правовые способы защиты

Рассматривая способы защиты интеллектуальных прав, следует исходить из того, что все интеллектуальные права можно разделить на два блока: личные неимущественные права и исключительные права. Поскольку оба этих блока относятся к категории гражданских прав, постольку их защита может быть осуществлена способами, предусмотренными статьей 12 Гражданского кодекса РФ^[89].

Для интеллектуальных прав законодатель особо выделяет специальные способы защиты, например, публикация решения суда о допущенном нарушении (ст. 1251, ст. 1252 ГК РФ). Использование указанного способа защиты личных неимущественных прав оказывается полезным как в случае, если неправомерность использования объектов исключительных прав уже установлена вступившим в законную силу решением суда^[90], так и в случае, когда исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав сопровождаются требованием о публикации решения суда о допущенном нарушении^[91].

Для защиты исключительных прав законодатель отдельно выделяет такой способ защиты как изъятие материального носителя, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности, а также оборудования, предназначенного для нарушения исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ, анализ которой приводился выше).

Указанный способ защиты права тесно связан с методами доказывания того, копией или оригиналом является тот или иной экземпляр произведения в электронной форме. В научной литературе высказывается идея, что «оригиналом произведения в электронной форме является созданный в объективной форме на машиночитаемом носителе автором экземпляр произведения, названный им оригиналом»^[92]. Однако очевидно, что любое определение, которое содержит в себе ссылку на чье-либо субъективное мнение (в данном случае – на мнение автора) нельзя считать истинным. Данное обстоятельство связано с возможным злоупотреблением автором своими правами.