WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Опубликовано:

Актуальные вопросы нотариальной деятельности. Материалы семинара с представителями и методистами нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Москва, 19–22 ноября 2009 года. – М.: ФРПК, 2010. – 120 с. – (Серия «Библиотека “Нотариального вестника”»)

АРТЕМЬЕВА Н.В.

нотариус г.Читы,

член комиссии по законодательной

и методической работе ФНП

ОТЧУЖДЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров работ, услуг и предприятий[1] признаются интеллектуальной собственностью. В юридической литературе отмечается, что упоминание понятия «собственность» юридически недостаточно корректно и на практике иногда приводит к попыткам распространить на нематериальные объекты правовой режим, установленный законом для права собственности. На самом деле это две различные правовые категории, сходство которых состоит лишь в том, что "права на нематериальный объект выполняют ту же экономическую функцию, что и право собственности в отношении материальных вещей" [2]

.

Приведем основные положения гражданского законодательства по данному вопросу:

п. 1 ст. 2 ГК РФ (далее ГК): «Гражданское законодательство определяет … основания возникновения права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав)»;

п. 1 ст. 128 ГК: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага»;

п. 4. ст. 129 ГК: «Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом». Для сравнения отметим, что в соответствии с п. 1 этой статьи для других объектов гражданских прав установлено иное регулирование: “объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте». Таким образом, сами результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не могут быть предметом сделок, что объясняется их нематериальным характером, а в оборот введены права на них.

Нематериальный характер результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации потребовал и законодательного регулирования соотношения материального носителя (вещь), в котором выражены результаты и средства индивидуализации, и интеллектуальных прав на них. Общий принцип состоит в том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель, (например, произведение литературы и книга, в которой опубликовано это произведение). Таким образом, интеллектуальные права самостоятельны по отношению к праву собственности и не должны с ним смешиваться. Уточняя общий принцип, кодекс предусматривает, что переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Однако из этого общего правила имеется исключение. Это исключение касается случаев отчуждения оригинала (например, рукописи, картины, скульптуры), для которых установлена диспозитивная норма, изложенная в виде схемы №1. Из представленной схемы видно, что закон очень гибко регулирует вопросы перехода права собственности на материальный носитель и перехода исключительного права в этом конкретном случае, предоставляя сторонам предусмотреть любой вариант, независимо от того, кто является обладателем исключительного права.

Первое место в системе интеллектуальных прав занимает исключительное право, которое носит имущественный характер. Это право существует в отношении всех видов интеллектуальной собственности. Причем исключительное право является единственным субъективным правом, возникающим в отношении средств индивидуализации, а также секретов производства (ноу-хау). Легальное понятие «исключительного права» отсутствует, однако согласно ст. 1229 ГК в составе исключительного права можно выделить два самостоятельных субъективных права - право использования и право распоряжения исключительным правом[3]. Это и составляет существо исключительного права. Право использования направлено на реализацию правомочий, составляющих исключительное право, тогда как право распоряжения исключительным правом обеспечивает введение этого права в гражданский оборот.

ГК (в п. 1 ст. 1233) признает право обладателя распоряжаться исключительным правом любым способом, не противоречащим закону и существу такого исключительного права. В литературе отмечается, что установлена свобода в распоряжении исключительным правом. Однако при более тщательном исследовании вопроса можно сделать вывод, что законом установлены довольно жесткие пределы распоряжения этим правом, и автор постарается доказать этот вывод в настоящей статье.

Как уже отмечалось, гражданское законодательство устанавливает, что права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иным способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК. Эти случаи и порядок установлены в части 4 кодекса.

Во-первых, кодексом установлены случаи, когда установлены запреты или ограничения в распоряжении исключительным правом:

не допускается распоряжение исключительным правом:

на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК),

на коллективный товарный знак (п. 2 ст. 1510 ГК),

на наименование места происхождения товара (п. 4 ст. 1519 ГК).

ограничено распоряжение исключительным правом:

на коммерческое обозначение (п. 4 ст. 1539 ГК) – право по договору, универсальному правопреемству и по иным основаниям, установленным законом, может перейти к другому лицу только в составе предприятия, например, при продаже предприятия; право на использование – только по договору аренды предприятия или договору коммерческой концессии.

И, во-вторых, предоставляя обладателю исключительного права распоряжаться этим правом, закон устанавливает два основных способа распоряжения, а также пределы этого распоряжения. Это следующие способы:

путем отчуждения по договору другому лицу, при этом закон тут же уточняет вид договора-«договор об отчуждении исключительного права». В этом случае осуществляется переход права (право прекращается у правообладателя и возникает у приобретателя);

путем предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах, и также определяется вид договора - лицензионный договор. При заключении лицензионного договора само исключительное право остается принадлежащим своему правообладателю - лицензиару (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК), а возможность его ограниченного (условиями договора) использования другим лицом (лицензиатом) составляет пределы осуществления данного исключительного права.

В обоих случаях кодекс довольно подробно устанавливает существенные условия и содержание договоров (условия и пределы использования исключительного права, условия отчуждения) и таким образом определяет содержание права на использование и распоряжение исключительным правом.

Общие положения об обязательствах (ст.307-419 ГК) и о договоре (ст.420-453 ГК) к договорам о распоряжении исключительным правом, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются, поскольку иное не установлено правилами раздела VII части 4 ГК и не вытекает из содержания или характера исключительного права. По ходу дальнейшего обсуждения материала мы остановимся на этих исключениях.

В литературе отмечается, что договор об отчуждении исключительного права не представляет собой какой-либо самостоятельный вид гражданско-правового договора. Этот договор - собирательное понятие, охватывающее различные известные договоры. Так, возмездное отчуждение исключительного права является договором о его купле-продаже (п. 4 ст. 454 ГК прямо предусматривает специальное правило о продаже имущественных прав), либо договором о его мене (например, на права требования, оформленные "бездокументарными ценными бумагами" либо долями участия в уставном капитале общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, а также паем в производственном кооперативе), а безвозмездное отчуждение исключительного права представляет собой разновидность договора дарения (п. 1 ст. 572 ГК). Таким образом, делается вывод: договорные отношения, складывающиеся в связи с распоряжением результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, безусловно, подпадают под действие соответствующих общих норм ГК, а лежащие в их основе договоры представляют собой бесспорные разновидности гражданско-правовых договоров[4]

.

Проанализируем договоры и общие нормы, предусмотренные частями 1 и 2 ГК, и попытаемся определить какие положения кодекса применяются к распоряжению исключительным правом.

Исключительные права в качестве объекта непосредственно перечислены в договоре доверительного управления. Таким образом, заключение договора доверительного управления исключительным правом прямо предусмотрено кодексом.

Объектом договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав (в т.ч. право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую информацию, и на др. предусмотренные договором объекты - товарный знак, знак обслуживания и т.д.).

Создание исключительных прав может быть предусмотрено или вытекать из договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Кроме того, распоряжение исключительным правом может осуществляться в рамках:

договоров продажи предприятия (§ 8 гл. 30 ГК) - осуществляется отчуждение исключительного права,

аренды предприятий (§ 5 гл. 34 ГК) – в составе предприятия передается также и право использования исключительным правом.

Теперь рассмотрим договоры, непосредственное направленные на переход прав - дарение, продажу, мену, ренту.

Существо договора дарения в соответствии со ст. 572 ГК – передача вещи на праве собственности либо имущественного права (требования) к себе или к другим лицам. Исключительное право не является вещью, в результате дарения не возникает право(требование) в отношении дарителя или другого лица. Поэтому с учетом буквального толкования понятия «договора дарения» безвозмездное отчуждение исключительного права не может быть разновидностью договора дарения. Кроме того, непонятно зачем использовать модель договора дарения, если безвозмездное отчуждение может осуществляться в рамках договора об отчуждении, нормы кодекса договора об отчуждении исключительного права предусматривают все необходимые элементы договора для безвозмездной передачи исключительного права.

По договору купли-продажи предметом является вещь, титул которой «право собственности». Возможна продажа и имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК). Однако если обратиться к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК) можно увидеть, что к объектам относится вещи, иное имущество, в том числе имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права. Поэтому можно сделать вывод, что в ст. 454 ГК идет речь о собственно «имущественных правах», а не об исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

К договору мены применяются правила договора купли-продажи, соответственно вышеуказанные доводы относятся и к невозможности применения договора мены исключительного права. Кроме того, в подтверждение невозможности использования договора мены в чистом виде можно также привести Информационное письмо ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. N 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены»:

«3. Договор, по которому произведена передача товара в обмен на уступку права требования имущества от третьего лица, не может рассматриваться как договор мены.

К объектам гражданских прав в соответствии со статьей 128 ГК РФ относятся вещи, иное имущество (товар), в том числе имущественные права. Понятие "имущество" является собирательным. Имущественные права как объект гражданских прав обладают определенными особенностями, которые должны учитываться сторонами при совершении сделок. Они не являются товаром в том смысле, который придает этому понятию Кодекс.

Как следует из статьи 567 ГК РФ, по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

В соответствии со статьей 454 Кодекса положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

Указанная статья не распространяется автоматически на те случаи, когда предметом договора мены являются имущественные права.

Уступка права требования не может быть предметом договора мены, поскольку в этом случае невозможен переход права собственности, как того требует данный договор, и не может быть соблюдено его условие о передаче одного товара в обмен на другой.

Фактически сторонами заключен смешанный договор, поэтому спорные отношения должны решаться судом с учетом содержащихся в нем правил и существа сложившихся между его участниками правоотношений”.

Рассмотрим также договор ренты: предметом договора ренты является имущество, которое передается получателем ренты в собственность плательщику ренты, поэтому по договору ренты исключительные права передать невозможно. В литературе отмечается, что теоретически такая возможность не исключена и даже встречается в некоторых зарубежных правопорядках. Однако переход исключительного права в отдельных случаях в рамках договора ренты все-таки возможен, если мы применим правило, предусмотренное ст. 1291 ГК – о соотношении перехода права собственности на материальный носитель и исключительное право. Например, по договору ренты автор отчуждает картину (оригинал живописи), условиями договора может быть предусмотрено, что исключительное право переходит к плательщику ренты. Однако такая конструкция перехода исключительного права является лишь следствием самой сделки по передаче картины по договору ренты.

С учетом изложенного можно сделать следующий вывод: нематериальный характер результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, установил отдельное правовое регулирование и для сделок по отчуждению исключительных прав, и представляется, что договор об отчуждении исключительного права не может являться разновидностью договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты.

В подтверждение можно также привести и следующие доводы:

часть 4 ГК содержит норму о порядке применения общих норм об обязательствах и о договоре, но не содержит аналогичной нормы о порядке применения ч. 2 ГК;

Высший арбитражный суд РФ и Верховный суд РФ разъяснили: «В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации»[5]. Вероятно, это же правило можно применить и в том случае если отчуждение исключительного права происходит путем мены.

В то же время установленный принцип свободы распоряжения исключительным правом позволяет использовать отдельные институты договорных конструкций, предусмотренных кодексом, например, отчуждение в кредит, с установлением залога. При этом полагаю, что не следует ссылаться на статьи кодекса о купле-продаже, а необходимо подробно излагать условия соответствующие условия.

Прежде чем перейти к договору отчуждения, необходимо дать понятие лицензионного договора, так как при освещении договора об отчуждении придется обращаться к этому понятию.

Понятие лицензионного договора: одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор должен предусматривать :

предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Право использования, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным.

размер вознаграждения или указание на безвозмездность договора.

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Часть 4 ГК построена таким образом, что содержит общие положения о договоре отчуждения исключительного права (ст.1234), которые применяются, если иное не предусмотрено в отношении конкретного результата деятельности и средства индивидуализации. Таким образом, в составе части 4 ГК можно выделить общие положения, которые выполняют функцию норм общей части, и нормы, регулирующие отчуждение исключительного права на конкретный вид результата деятельности и средства индивидуализации, выполняющие функцию норм особенной части.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ

1.Понятие: по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать[6] принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Как видно, сторонами договора являются правообладатель, которым может являться как автор, так и другой обладатель, который приобрел исключительное право, например, наследник, и приобретатель. В общих положениях никаких ограничений по субъектному составу не имеется.

Как уже указывалось, отчуждение исключительного права влечет переход исключительного права от правообладателя к приобретателю.

Из практики: в договоре об отчуждении исключительного права приобретатель назван пользователем, такое наименование стороны договора некорректно, может ввести в заблуждение стороны, так как термин «использование» характерен для лицензионного договора.

2. Предмет договора: в договоре должен быть указан точно и определенно результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительное право на которые передается приобретателю.

Данное требование основано на том, что результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации являются уникальными, единственными в своем роде, и требуют идентификации.

Формулировка несколько отличается от регулирования в этой части лицензионного договора, в вышеприведенном понятии лицензионного договора указано, что должны быть ссылки на патенты, документы, и т.д. Несмотря на то, что в понятии договора об отчуждении такого указания нет, данное правило, безусловно, необходимо применять и при описании предмета договора при отчуждении, так как это служит целям идентификации результата деятельности и средства индивидуализации.

Если результат деятельности или средство индивидуализации зарегистрированы, то сложностей в их описании нет, описывать необходимо в соответствии с документами – патентами, свидетельствами, и со ссылкой на эти документы.

Если результаты деятельности и средства индивидуализации не подлежат регистрации, то вопрос об описании ставится в зависимость от того, в какой материальной форме выражены эти результаты:

если, например, произведение литературы обнародовано, т.е. опубликовано, то указываются все сведения (название, издательство и т.д.);

сложнее обстоит дело с неопубликованными произведениями. Можно предложить следующее: если это рукопись, необходимо указать название рукописи, если оно имеется, описать материальный носитель, в котором выражен этот результат интеллектуальной деятельности, возможно воспроизведение в тексте начальных и конечных предложений, приложение копий к экземплярам договора, или скрепление подписями сторон рукописи. Если это картина - указать ее размеры, оформление, использованные материалы (например, холст), способ нанесения изображения (масло, акварель, фотокартина), описание самого изображения, можно приложить к договору и фотографии.

3. В договоре должно быть указано о том, что права передаются в полном объеме. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором. Данное правило установлено в интересах отчуждателя права, который остается правообладателем в отсутствие ясно выраженной им воли на полное отчуждение своего исключительного права.

Иная презумпция действует лишь в случае приобретения права на результат интеллектуальной деятельности, специально созданный или создаваемый для включения в сложный объект интеллектуальных прав (например, музыка к кинофильму): исходя из целевого назначения такого объекта, здесь предполагается его полное отчуждение в пользу организатора создания сложного объекта (например, кинопродюсера), если только соглашение сторон прямо не предусматривает его ограниченное использование, т.е. не является лицензионным договором (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК).Данный подход далее последовательно продолжен в правилах о лицензионных договорах.

Возникает вопрос - необходимо ли перечислять в договоре весь объем прав. Полагаю, что это не обязательно делать. Для каждого результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации установлен свой объем исключительных прав. На произведения исключительные права по использованию перечислены в общем применительно ко всем видам, будь это произведение литературы или науки, или искусства, но однозначно, что не все эти способы можно использовать к любому из этих произведений. Выбирать же способы из общего объема нотариус не вправе, что подтверждается приведенным ниже разъяснением высших судебных органов, поэтому достаточно указать, что права передаются в полном объеме, и ссылку на соответствующую статью кодекса.

«Договор, предусматривающий отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (статья 168 ГК РФ)»[7].

Вышеуказанные положения о договоре об отчуждении исключительного права изложены также в схеме №2.

4. Форма договора: для договоров об отчуждении исключительного права предусмотрена письменная форма договора во всех случаях. При этом кодекс не содержит особых требований к форме (например, заключения в виде единого документа, подписанного сторонами). Поэтому применяются общие нормы (ст.434 ГК) - договор может быть заключен также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, направления оферты и её акцепта, продажи на торгах.

5. Государственная регистрация договоров об отчуждении требуется в тех случаях, если сами результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации подлежат государственной регистрации или зарегистрированы в добровольном порядке. Более подробно вопрос о государственной регистрации рассмотрим ниже в отношении конкретных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Поскольку к договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации применяются общие положения об обязательствах и о договоре, то с учетом ст.389, 391, 452 ГК РФ, государственной регистрации подлежат также соглашения об изменении и расторжении договора об отчуждении, уступка права (требования) по договорам об отчуждении, а равно перевод долга, вытекающего из этих договоров[8].

Если одна из сторон уклоняется от регистрации договора, суд может вынести решение о регистрации[9]. Следует, однако, заметить, что нормативными актами установлен такой порядок регистрации договоров, по которому регистрация может быть осуществлена одной из сторон договора, что значительно облегчает процедуру регистрации и практически исключает необходимость обращения в суд с требованием о регистрации договора (о порядке регистрации см. далее).

6. Несоблюдение требований формы договора и государственной регистрации влечет недействительность договора.

7. Договоры об отчуждении могут быть возмездными и безвозмездными.

Установлена презумпция возмездности договора - договор об отчуждении является возмездным, если иное не предусмотрено договором.

Размер вознаграждения или порядок его определения должны быть указаны в договоре. При несоблюдении этого требования договор считается незаключенным. Данное последствие установлено в связи с тем, что не могут быть применены правила п. 3 ст. 424 ГК, позволяющие путем сопоставления с ценой аналогичного товара восполнить отсутствующее в возмездном договоре условие о размере причитающегося правообладателю вознаграждения. Неприменение этого правила объясняется тем, что результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации является индивидуальным, уникальным, аналогичных объектов просто не существует.

Изложенное смотрите в схеме №3.

8. Момент перехода исключительно права.

Часть 4 ГК регулирует момент перехода исключительных прав и это регулирование отличается от регулирования момента перехода вещей и вещных прав. Данное обстоятельство является следствием принципиального различия гражданско-правового режима вещных и исключительных прав и их объектов.

Для регулирования момента перехода прав используется как диспозитивный метод, так и императивный.

Пункт 4 ст. 1234 ГК устанавливает, что исключительное право переходит к их приобретателю в момент заключения договора об отчуждении – это общее правило, действующее по умолчанию. Однако кодексом предусмотрено диспозитивное регулирование, применение которого допускает определение сторонами договора иного момента перехода права. Это положение делает, в частности, возможным заключение таких договоров (сделок) под отлагательным или под отменительным условием (ст. 157 ГК), переход права после оплаты вознаграждения и т.д.

Однако в том случае, если договор требует государственной регистрации момент перехода права в императивном порядке определяется моментом такой регистрации, а не моментом его заключения или иным моментом, определенным по желанию сторон. Иной установленный договором момент является ничтожным.

Схема перехода исключительного права - №4.

При рассмотрении вопроса о переходе исключительного права необходимо также рассмотреть вопрос об определении момента заключения договора об отчуждении исключительного права. По данному вопросу у теоретиков и практиков нет единства. Использование в понятиях договора об отчуждении и лицензионного договора фраз «передает или обязуется передать» дало основание многим теоретикам считать, что эти договоры могут быть как реальными, так и консенсуальными.

Некоторые теоретики считают, что договор об отчуждении может строиться как по модели консенсуального договора (п. 1 ст. 433 ГК), который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, так и по модели реального договора (п. 2 ст. 433 ГК), для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего исключительного права. По указанному мнению договоры не разграничиваются в зависимости от прочих условий (возмездности или безвозмездности, регистрации).

Другими учеными приводится следующий вариант классификации договоров:

консенсуальными договорами являются - всякий возмездный; безвозмездный, подлежащий регистрации; безвозмездный, не подлежащий регистрации, если стороны установили, что он является консенсуальным;

реальным - безвозмездный договор, не подлежащий регистрации.

Из «Обзора практики рассмотрения дел о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение» Архангельского арбитражного суда:При рассмотрении данной категории дел необходимо иметь в виду, что в силу статей 1234 и 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры о распоряжении исключительными правами (договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры) могут быть сконструированы не только как консенсуальные, но и как реальные договоры. В том случае, если в договоре предусмотрено, что правообладатель передает или предоставляет исключительные права, т.е. договор является реальным, в качестве доказательства наличия у истца исключительных прав помимо самих договоров должны быть предоставлены акты приема-передачи исключительных прав, или иные документы, подтверждающие фактическую передачу прав (например, акты приема-передачи исходного материала, видеоносителя и материалов для художественного оформления)[10] ».

Делая вывод о разграничении договоров на консенсуальные и реальные ученые опираются на употребление фраз «передает или обязуется передать», а также на общие положения о моменте заключения договора - ст. 432 и 433 ГК. В соответствии с п.2 ст. 433 ГК «если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (ст.244)». При этом не обращается внимания на ссылку на ст. 224 ГК «Передача вещи», которая регулирует правоотношения по поводу права собственности и вещных прав. Указанная норма (ст. 433), на мой взгляд, не может применяться к передаче исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по следующим основаниям:

часть 4 ГК регулирует момент перехода исключительного права,

норм, устанавливающих передачу этого права, не имеется, исключительное право ввиду своего нематериального характера не может передаваться в буквальном смысле этого слова;

как указывалось выше, по общему правилу передача материального носителя(вещи), в которой выражен результат интеллектуальной деятельности не означает переход исключительного права.

Поэтому более убедительным представляется мнение о том, что договор об отчуждении исключительного права во всех случаях является консенсуальным. Данный договор вступает в силу с момента его заключения. «Законодатель использовал слова "передает или обязуется передать" не для того, чтобы, как это принято в юридической технике, показать момент вступления договора в силу, а чтобы показать, что права от правообладателя к приобретателю могут переходить в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, а могут и в иной срок, который должен быть указан в договоре. Если договор подлежит государственной регистрации, то исключительное право к приобретателю переходит в момент государственной регистрации этого договора»[11].

Вызывает сомнение позиция Архангельского арбитражного суда о том, что в качестве доказательства наличия у истца исключительных прав помимо самих договоров должны быть предоставлены акты приема-передачи исключительных прав, или иные документы, подтверждающие фактическую передачу прав (например, акты приема-передачи исходного материала, видеоносителя и материалов для художественного оформления). Суд отождествляет передачу исключительного права с передачей материального носителя, что противоречит ст.1227 ГК. Считаю, что вывод суда не соответствует также и общим положениям об обязательствах. Сделки совершаются не только для возникновения прав и обязанностей, но и для их изменения и прекращения. Сделки во исполнение договора, заключенного в простой письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (ст. 159 ГК). Исключения из этого правила устанавливаются законом (передача недвижимости при продаже или аренде должна оформляться передаточным актом или иным документом о передаче), иными нормативными актами (расчеты наличными, например, допускаются между предпринимателями на сумму до 60 тыс. руб.), а также заключенным договором. Часть 4 ГК не содержит нормы о том, что передача исключительного права должна осуществляться в письменной форме, как это, например, предусмотрено для договора продажи недвижимости или аренды недвижимости. Поэтому следует прийти к выводу, что момент перехода исключительного права не должен ставиться в зависимость от составления каких-либо актов или передачи материального носителя, если только это не предусмотрено самим договором.

Вопрос о моменте перехода исключительного права имеет важное значение при решении вопроса о принадлежности исключительного права наследодателю. Приведем следующий пример: договор об отчуждении исключительного права на произведение предусматривает, что после получения вознаграждения автор должен передать материальный носитель – рукопись, а исключительное право переходит к приобретателю после получения автором вознаграждения. Однако после получения автором вознаграждения, приобретатель умер и рукопись ему не была передана. В такой ситуации исключительное право на произведение к приобретателю перешло, хотя рукопись и не была ему передана, так как момент перехода права определялся моментом уплаты вознаграждения, а не моментом передачи рукописи. То обстоятельство, что передача материального носителя не произошла, не означает отсутствие перехода исключительного права к приобретателю исключительного права. Исключительное право у приобретателя возникло и должно быть включено в состав его наследства.

Учитывая неоднозначные мнения теоретиков и судебную практику о моменте заключения договора, моменте перехода исключительного права, значения передаточных документов, рекомендуется при удостоверении договора об отчуждении исключительного права формулировать соответствующие условия с учетом конкретной ситуации четко и ясно, не допуская возможности двусмысленного толкования договора.

9. Изменение и расторжение договора об отчуждении: применяются общие правила, установленные главой 29 ч.1 ГК РФ.

Кроме того, пунктом 5 статьи 1234 ГК устанавливаются дополнительные меры, гарантирующие защиту интересов правообладателя в случае, когда нарушение приобретателем обязанности выплатить вознаграждение за приобретение исключительного права является существенным.

По общему правилу (п. 2 ст. 450 ГК) предусматривается право стороны по договору потребовать в судебном порядке расторжения договора в случае существенного нарушения договора другой стороной.

При существенном нарушении приобретателем исключительного права обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права, помимо права потребовать в судебном порядке расторжения договора (п. 2 ст. 450 ГК), кодекс в п. 5 ст. 1234 предоставляет правообладателю и другие меры по защите своих интересов. Эти меры различаются в зависимости от того, перешло исключительное право к приобретателю или нет.

В соответствии с абз. 1 п. 5 статьи в случае, когда исключительное право перешло к приобретателю, прежний правообладатель вправе потребовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права. Указанное правило представляет собой допускаемое законом исключение из общего запрета требования сторонами возврата того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК).

Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то правообладатель в соответствии с абз. 2 п. 5 статьи вправе в одностороннем порядке (т.е. без обращения в суд) отказаться от договора (п. 3 ст. 450 ГК).

При этом независимо от того, в какой момент - до перехода исключительного права или после него - происходит расторжение договора, в п. 5 комментируемой статьи, вслед за общей нормой п. 5 ст. 453 ГК, признается право первоначального правообладателя потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Отсутствие каких-либо оговорок о размере убытков означает, что они подлежат возмещению в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду (ст. 15 ГК).

Вышеприведенное дополнительное основание расторжения договора изложено в схеме №5.

Подытоживая общие положения о договорах об отчуждении исключительного права, напомним, что существенными условиями договора являются:

  • предмет договора,
  • указание на то, что права передаются в полном объеме,
  • размер вознаграждения или указание на безвозмездность договора.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Главы 70-76 части 4 ГК содержат положения в отношении конкретных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В случае отчуждения исключительного права определенного результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации необходимо:

- обратиться к нормам, регулирующим указанный вид, которые могут также содержать и нормы, регулирующие и договор об отчуждении исключительного права (cпециальные нормы);

- при наличии специальных норм сопоставить их с общими нормами, регулирующими договор об отчуждении (ст. 1234 ГК);

- после сопоставления сделать вывод о применении или неприменении общих норм либо об установлении дополнительных положений.

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ:

При анализе общих и специальных норм, регулирующих патентные права, обнаружим, что для договора отчуждения патента на изобретение и селекционное достижение установлены дополнительные положения для порядка заключения договоров[12] - публичное предложение о заключении договора:

К заявке на выдачу патента на изобретение, селекционное достижение заявитель может приложить заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих сложившейся практике с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, первым выразившим желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Публичное предложение действует в течение 2-х лет, по истечении указанного срока патентообладатель вправе отозвать свое заявление.

Случаи государственной регистрации договоров об отчуждении для наглядности изложены в схеме №6.

Органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, являются:

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее Роспатент) - в отношении изобретений, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных систем;

Министерство сельского хозяйства - в отношений селекционных достижений.

Нормативными актами, регулирующими порядок регистрации договоров об отчуждении исключительных прав, являются:

“Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. №346 (далее «Административный регламент»);

«Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1020 (далее «Правила регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение…»);

«Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 384 (далее «Правила регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение…»).

Основные моменты регистрации договоров об отчуждении исключительного права на изобретения, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных систем, соглашений об изменении и расторжений указанных договоров, установленные Административным регламентом и «Правилами регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение…»:

- c заявлением о регистрации договора может обратиться одна из сторон договора;

- для регистрации предъявляется два экземпляра договора или выписка из договора, содержащая его существенные условия, соглашения об изменении или расторжении договора, а также копия договора или выписки из договора (незаверенная),

- в случае принятия решения о регистрации договора или соглашения присваивается регистрационный номер совершенному действию по регистрации,

- вносятся изменения в соответствующие реестры объектов интеллектуальной собственности сведения о регистрации договора, изменения или расторжения договора,

- типографским способом изготавливается приложение к патенту или свидетельству, отражающее сведения о регистрации, либо новое свидетельство на часть товаров или услуг, в отношении которых произведено отчуждение исключительного права,

- на двух представленных подлинных экземплярах договора или выписки из договора, соглашения о внесении изменений или расторжении зарегистрированного договора проставляется отметка о регистрации с указанием номера и даты регистрации,

- по адресу для переписки, указанному в заявлении о регистрации, направляется уведомление о регистрации, приложение к патенту или свидетельству или новое свидетельство и в случае регистрации договора, изменения или расторжения договора по соглашению сторон - договор или соглашение в двух экземплярах,

- сведения о регистрации публикуются в официальных изданиях Роспатента.

«Правила регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение…» конкретизируют порядок регистрации соглашений об изменений договоров об отчуждении, в частности, предусмотрено следующее: «государственной регистрации подлежат изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом, и расторжение зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом». Речь в этом нормативном акте идет о регистрации изменений существенных условий договора. Однако Высший арбитражный суд и Верховный суд разъяснили следующее: «Соглашения об изменении условий таких договоров, в том числе в отношении размера предусмотренных договором платежей, являются их неотъемлемой частью, на данные соглашения распространяется требование об обязательной государственной регистрации»[13]

. Таким образом, можно сделать вывод, что регистрации подлежат любые изменения, а не только изменения, касающиеся существенных условий.

Сведения из Реестров объектов интеллектуальной собственности могут быть получены в порядке, установленном «Административным регламентом», которым предусмотрена выдача письменных консультаций. В соответствии с п 6.6. регламента«при осуществлении консультирования по письменному обращению работники обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставлять следующие сведения:

- о дате и номере регистрации объекта интеллектуальной собственности;

- о правообладателе или обладателе свидетельства (включая сведения о наименовании и адресе для переписки);

…..

- о сроке действия патента;

….

- о дате, номере государственной регистрации договоров о передаче права на объект интеллектуальной собственности;

- о наименовании приобретателя исключительного права на объект интеллектуальной собственности (по договору об отчуждении исключительного права).

Предоставление письменной консультации физическим и юридическим лицам осуществляется при условии соответствующей оплаты, а правоохранительным органам, государственным органам, органам местного самоуправления и т.п. без оплаты».

Безусловно, что нотариусу должно быть предоставлено право истребования информации бесплатно, однако по сообщению коллег, пытавшихся обратиться в Роспатент с запросом, информация бесплатно нотариусам не предоставляется.

Основные моменты регистрации договоров об отчуждении исключительного права на селекционное достижение, соглашений об изменении и расторжений зарегистрированных договоров, установленные «Правилами регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение…»:

- c заявлением о регистрации договоров обращается гражданин или юридическое лицо, являющиеся одной из сторон договора, либо их представитель;

- для регистрации предъявляется 3 экземпляра договора, относящегося к одному селекционному достижению (1 экземпляр договора остается на хранение в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и по 1 экземпляру передается лицам, являющимся сторонами по договору, либо их представителям);

- сведения о произведенной регистрации вносятся в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, публикуютcя в очередном номере официального бюллетеня;

- лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, уведомляетcя в письменной форме в 3-дневный срок с даты государственной регистрации.

Как видно, процедура регистрация договоров об отчуждении исключительного права на селекционное достижение регламентирована менее подробно, чем договоров об отчуждении исключительного права на изобретения и другие результаты.

Указанные Правила также предусматривают, что государственной регистрации подлежат изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение. При применении данного положение также необходимо учитывать вышеуказанное постановление Пленума ВС №5 и Пленума ВАС №29.

При удостоверении договора об отчуждении исключительного права нотариус должен выяснить следующие вопросы:

-определить результат интеллектуальной собственности или средства индивидуализации,

- выяснить, подлежит он государственной регистрации или нет,

- определить, возможно ли отчуждение исключительного права,

-установить принадлежность исключительного права (автору или иному правообладателю),

- определить, не истек ли срок исключительного права,

- проверить наличие обременений исключительного права.

Удостоверение договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в нотариальной практике – событие редкое. Тем не менее, автор надеется, что представленный материал поможет нотариусу в том случае, если ему придется столкнуться с такой ситуацией. Кроме того, материал может представлять интерес в случае, если договор об отчуждении исключительного права будет предъявлен наследниками при оформлении наследственных прав в качестве документа, подтверждающего принадлежность исключительного права наследодателю.

Схема1

Схема 2

Схема №3

Схема №4

Схема №5

Схема 6


[1] Далее «результаты деятельности и средства индивидуализации»

[2] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009.

[3] Такое полномочие как «владение» отсутствует, что объясняется нематериальным характером результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также еще раз подтверждает отличие правового режима исключительного права от права собственности.

[4] "Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (поглавный)

(под ред. А.Л. Маковского), "Статут", 2008.

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", (далее Постановление ВС №5 и ВАС №29), п.11

[6] Подчеркнуто для дальнейшего обсуждения в разделе «Переход исключительного права»

[7] Постановление ВС №5 и ВАС №29, п.13.1.

[8] Постановление ВС № 5 и ВАС №29, п.50

[9] Постановление ВС №5 и ВАС №29, п.13.2

[10] Сайт ВАС РФ, http//www.arbitr.ru/as/pract/ac-prac/

[11] "Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (постатейный)

(Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В.) (под ред. В.В. Погуляева), "Юстицинформ", 2008.

[12] следует отметить, что для отчуждения исключительного права на полезную модель или промышленный образец подобное правило не предусмотрено

[13] Постановление ВС №5 и ВАС №29, п.50



 




<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.